¿Qué es la vulgarización de una marca?

Juridico_2018-07Una reciente sentencia ha considerado que la marca “AFTERSUN” que se encontraba registrada ha de declararse caducada por “vulgarización” de la misma. Es por ello que creemos que es un buen momento para hablar de qué es la vulgarización de una marca, cuándo se da, y qué efectos puede tener para las pymes, que ello suceda. En el presente artículo trataremos de resumir brevemente todo ello.

¿Qué es la vulgarización de una marca?

En la Ley 17/2001 de Marcas, en su artículo 55.1 en el apartado d) establece lo siguiente “se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para la que esté registrada.”

Esto significa que cuando una determinada marca, cuya función es distinguir un producto o servicio de los productos o servicios de los competidores, alcanza tanto éxito que la propia marca se vuelve un nombre genérico para ese tipo de productos o servicios. Ocurre entonces lo que en semántica se llama metonimia, es decir, un nombre sustituye a otro, como en caso de citamos al principio de “Aftersun”, “After-sun” o “After sun”, denominación que ha quedado para las cremas de protección de la piel tras una exposición fuerte al sol.

No solo en este caso ocurre, muchas marcas acaban vulgarizándose, se puede decir que mueren de éxito. Algunas ya reconocidas por los tribunales, otras corren el riesgo de que la vulgarización acabe siendo reconocida, entre las más destacables se podría citar: celo, para cinta adhesiva; donuts, rosquillas circulares con un agujero en el centro; maicena, fécula de maíz; post-it, nota adhesiva; rímel, máscara de pestañas, etc.

El fundamento para la expulsión de los registros de estas marcas, es que al perder el carácter propio de la marca, que es la diferenciación de productos y marcas, estos ya pueden llevar a confusión. También han señalado algunos autores que su función es la conservar la función pro-competitiva de las marcas, permitiendo que esta clase de signos estén libremente disponibles para el resto de operadores del mercado, para poder explicar al público lo que fabrican y comercializan.

¿Qué requisitos se han de dar para la vulgarización de una marca?

Por la jurisprudencia se ha venido señalando que se han de dar requisitos: a) uno objetivo, el hecho de que la marca se haya convertido en el nombre genérico de un producto o servicio: b) un elemento subjetivo, tanto la actividad o pasividad o inacción de la empresa titular de la marca pueden llevar a la vulgarización.

Sobre el primero de los requisitos, sobre el hecho de que la marca haya acabado siendo una designación genérica para productos o servicios, debe señalarse que lo importante es la percepción que tenga el público en general, es decir, los consumidores o usuarios finales sobre el nombre del producto. La percepción ha de ser general en el mercado, y no tratarse solamente de un grupo o en un ámbito específico. Para ello hay que atender a las características generales del mercado. Como un indicio de ello se ha dicho por la jurisprudencia tomando en consideración la percepción de profesionales del ámbito como, por ejemplo, los vendedores.

Sobre el segundo de los requisitos, hay que tener en cuenta que tanto la actividad de la propia empresa titular de la marca como su pasividad o inacción puede llevar a la vulgarización. Lo normal será que a ello se llegue por la pasividad o inacción, puesto que la empresa titular de la marca no realice acciones que eviten el uso de la marca o su confusión como nombre común para un producto concreto, acciones que lleven a la diferenciación. Esto se puede ver en concreto con Aspirina, para ácido acetilsalicílico, que en EEUU se ha declarado marca vulgarizada, pero Bayer en Europa, donde también corría riesgo de vulgarización, ha desplegado una actividad tal que lo ha evitado (publicidad, dando a conocer que es una marca registrada, etc.). En el caso de Aftersun la empresa titular permitió que otras empresas usaran dicho término o similares, como genérico y por eso se declaró la caducidad de la marca.

También puede ser la actividad, en este caso, si se los productos se marcan de forman tal que puedan dar lugar a que el consumidor considere que el término registrado en realidad es un término descriptivo y no diferenciador. Esto es lo que ocurrió por ejemplo con BIO-DANONE, el término “Bio” pasó a ser considerado un elemento descriptivo, y no un elemento de diferenciador. En el caso de Aftersun, la empresa comercializaba también productos con doble marcación Ecran y Aftersun, lo que llevaba a considerar que el termino Aftersun era descriptivo. Es decir, si hay una doble marcación se corre el riesgo de que el término que se haya vuelto descriptivo acabe vulgarizado.

¿Cómo afecta la vulgarización a las pymes?

En general, es difícil que una pyme tenga una marca que acabe vulgarizada, para que una marca acabe vulgarizada se ha de tener una fuerte presencia en el mercado o una situación quasi monopolística, o bien por ser pionero en venta de un producto o servicio, como en el caso de Bimbo y el pan de molde, que al ser un producto que no tenía implantación en España, el pan de molde pasó a llamarse pan Bimbo.

No obstante, la vulgarización de marcas puede ser bueno para las pymes, pues al estar dichos nombres ya libres pueden usarse por ellas junto con sus marcas, como nombre genérico. Así pues, una pyme que frabrique productos de belleza, y tenga una línea de productos para después del tomar el sol, puede usar el término “Aftersun” con total tranquilidad, sin peligro de verse demandada por uso de una marca protegida.

Desde la consultoría de empresas Confinem, y con nuestra experiencia en asesoría jurídica y en colaboración con los otros departamentos, asesoramos en todos los aspectos relativos a las marcas, a la protección y al uso de las mismas.

¿Hablamos?

Óscar Soria

Responsable del área Jurídica de Confinem

Deja un comentario

Confinem